Constantemente escuchamos sobre la importancia de las marcas como uno de los principales activos de cualquier empresa, y no es para menos, la marca constituye uno de los elementos diferenciadores y evocativos de un bien o servicio respecto de los demás bienes o servicios que se encuentran en un mercado. De una marca se derivan contenidos, y los contenidos que se generan por intermedio de esa marca se comunica algo, y en últimas, como resultado de aquello que se comunica por una marca, se logra una audiencia y con ello llegarán los clientes.
Igualmente, de la referencia a una marca se desencadenan toda una serie de elementos asociados a ese bien o servicio en la mente de los clientes, y que constituyen información esencial al momento se tomar sus decisiones de consumo, por ejemplo, la calidad del bien o servicio, su origen, su precio, sus usos o valor agregado, aspectos asociados a la atención al cliente, etc.
Por lo anterior, los ordenamientos jurídicos alrededor del mundo otorgan especial importancia y protección a los signos distintivos en general (marcas, lemas, enseñas y nombres comerciales) mediante normas en materia de propiedad industrial, protección comercial de los bienes de la empresa, y mediante normas en materia de libre y leal competencia entre otras.
En Colombia contamos con una regulación importante en materia de otorgamiento y protección de marcas (sin perjuicio de otras regulaciones en materia de propiedad industrial p.e. paténtes, modelos de utilidad etc.), principalmente, a través de la Constitución Política (p.e. libertad económica, y propiedad privada) Código de Comercio, Código Penal (p.e. delito de usurpación de marcas), y como lo hemos anticipado, a través de la normatividad en materia de libre y leal competencia económica.
Ello, sin perjuicio de otros instrumentos de carácter internacional, que, en razón de la globalización de las relaciones mercantiles, han reflejado la necesidad de una protección de las marcas más allá de las fronteras de un país (a pesar de la premisa de su territorialidad), y por lo mismo, han reflejado la necesidad de un tratamiento armónico o común (p.e. Protocolo de Madrid (Registro Internacional de Marcas), Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (Registro de marcas en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia) Tratado de Budapest (Infracción de marcas y delitos informáticos) entre otros instrumentos, incluyendo tratados de libre comercio y de protección de bienes y/o servicios específicos).
Paradójicamente, siendo las marcas uno de los activos “clave” en una empresa sin importar su estadio (emprendimiento, pequeña, mediana o grande), hemos observado que su protección jurídica en muchos eventos termina siendo secundaria para el empresario, lo cual, puede resultar comprensible en alguna medida, por cuando el objeto principal de toda empresa es precisamente la generación de beneficios económicos, y por el contrario, el registro marcario parecería representar un costo para el empresario en términos de flujo de caja y costo de oportunidad; en otras palabras, muchos empresarios tienen como premisa, desarrollar el producto (haciendo uso de una marca sin su registro), obtener un lugar en el mercado, y luego, evaluar la solicitud del registro de la marca.
Sin embargo, sugerimos llamar la atención sobre algunos puntos a saber:
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En Colombia, la protección a las marcas se garantiza mediante su registro a través de la Superintendencia de Industria y Comercio (“SIC”), y el cual, se otorga por un periodo de 10 años prorrogables indefinidamente. En ese entendido, la falta de registro de la marca puede estar derivando en un riesgo para el empresario, específicamente, podría ocurrir que un tercero ponga en circulación una marca que se pueda asemejar a la del empresario, con la posibilidad de restarle “fuerza reputacional” (por decir lo menos) a la marca; incluso, podría ocurrir que un tercero llevara a cabo el registro de su marca, y por ello impedir que el comerciante siga haciendo uso de la suya.
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Con la dinámica de la internacionalización de las relaciones comerciales y el desarrollo de las comunicaciones y formas de mercadeo a través de internet, dicho riesgo tiene la potencialidad de incrementarse dada la facilidad de explotar una marca que bien puede estar registrada en otra jurisdicción diferente a aquella en la que lleva a cabo su explotación (p.e. e-commerce). Instrumentos como el protocolo de Madrid y la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones permiten hacerle frente en alguna medida a tales escenarios, sin perjuicio de otras alternativas a las que se puede apelar (p.e. violación de políticas de uso de redes sociales).
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El registro marcario no representa un gasto, como cualquier activo asociado a la producción de bienes o servicios, este debe ser visto como una inversión. En adición, y para el caso colombiano, la autoridad para el registro marcario, es decir, la SIC, contempla una serie de tasas diferenciales que tienen el propósito de hacer accesible el registro de la marca, incluso, desde el momento en el que la empresa es un emprendimiento. Para mayor información sobre las tasas que se causan a favor de la SIC puede consultarse: http://www.sic.gov.co/tasas-signos-distintivos Lo anterior, sin perjuicio del elemento facilitador de llevar a cabo todo el proceso de registro a través de la web de la SIC.
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En todo caso, es altamente recomendable que, al momento de construir una marca, exista un trabajo conjunto desde la perspectiva creativa y legal. Ello, por cuanto la perspectiva con la que se lleva a cabo el proceso creativo de la marca, se enfoca en el grado de evocación que ella tendrá respecto del bien o servicio del empresario, lo cual, incentiva al uso de expresiones “comunes” en el sector en el cual el empresario desarrollará su actividad (p.e. si el producto está relacionado con protectores solares el uso de referencias al sol puede ser habitual – incluso en ingles –). Mientras tanto, desde la perspectiva legal, se buscará que la marca tenga una capacidad distintiva intrínseca (aptitud individualizadora del signo), y una capacidad distintiva extrínseca (aptitud individualizadora respecto de otros signos); ello, a efectos de evitar lo que se denomina como una solicitud de oposición de registro, y que permite a un tercero, objetar el registro de una marca bajo la premisa de generar confusión en el consumidor con otras marcas, bienes o servicios. Dicha circunstancia implica la necesidad de entrar a sustentar ante la autoridad, y en contra del opositor, las razones que sustentan la distintividad de la marca. 5. Finalmente, y en el evento en el que no se haya contado con el apoyo requerido a los efectos de analizar la registrabilidad de una marca durante su proceso de creación, es importante considerar la necesidad de contar con argumentos técnico-jurídicos robustos que soporten la distintividad intrínseca y extrínseca de la marca a partir de su configuración, es decir, considerando si se trata de una palabra (nominativa), una figura (figurativa), una mezcla entre ambas (mixta), una forma con volumen (tridimensional) etc., así como que la marca no se enmarca en cualquiera de las causales de irregistrabilidad que preceptúa la normatividad aplicable.
